0755-23949013
深圳地方标准

1 范围
本指导性技术文件规定了企业涉外贸易知识产权管理的总则、基础管理、涉外贸易知识产权风险预防、涉外贸易知识产权纠纷应对、分析与改进。
本指导性技术文件适用于深圳市企业涉外贸易的知识产权管理工作。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修订单)适用于本文件。
GB/T 21374-2008 知识产权文献与信息 基本词汇
GB/T 29490-2013 企业知识产权管理规范 涉外贸易
SZDB/Z 72 -2013  企业境外参展知识产权预警指引  展会期间的维权措施
SZDB/Z 103-2014 专利交易价值评估指南

3 术语和定义
下列术语和定义适用于本指导性技术文件。
3.1 
知识产权
在科学技术、文学艺术等领域中,发明者、创造者等对自己的创造性劳动成果依法享有的专有权,其范围包括专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源以及民间文艺等。
[GB/T 21374-2008,术语和定义3.1.1]
3.2 
337调查
美国国际贸易委员会根据美国《1930年关税法》第337节及相关修正案对“一切不公平竞争行为或向美国出口产品中的任何不公平贸易行为”进行的调查,主要涉及知识产权调查。
4 总则
4.1 应根据自身情况选择适宜的知识产权管理方式,可采用自我管理、委托专业的知识产权机构代为管理或两者相结合的方式。
4.2 应根据所处的行业发展特点、对外贸易的依存度建立涉外知识产权管里体系并持续完善改进。
4.3 依据GB/T 29490-2013建立起知识产权管理体系的企业,应按照GB/T 29490-2013标准7.6涉外贸易的要求进行管理,其他企业可参照管理。
5 基础管理
5.1 制度建设
5.1.1 应建立和完善涉外贸易知识产权管理制度,并协调该制度与其他知识产权管理制度的关系,形成完整的知识产权管理制度体系。
5.1.2 涉外贸易知识产权管理制度应包括:信息情报制度、知识产权评估制度、文件档案管理制度、合同管理制度、知识产权维护与监控制度、工作考核评价和奖惩制度、保密制度、宣传培训制度、管理评审制度等。
5.2 机构人员设置
5.2.1 企业应具有内设或者外聘的机构与人员负责涉外贸易知识产权管理工作。
5.2.2 企业涉外贸易知识产权管理机构和工作人员的职责:
a)制定涉外贸易知识产权管理制度并执行;
b)协调涉外贸易知识产权管理过程中与其他相关部门的交流和协作;
c)向境外销售产品前,应对产品涉及的知识产权进行分析,调查目的地的知识产权法律、政策及其执行情况,了解行业相关诉讼,分析可能涉及的知识产权风险,确定风险等级,拟定应对方案;
d)向境外销售产品前,应适时在目的地进行知识产权申请、注册和登记,采取边境保护措施;
e)收集定期与研发、市场等相关部门进行沟通和交流,了解并确定企业重大研发方向和目标市场;
f)搜集和检索与企业经营生产相关的知识产权信息,确定企业产品知识产权的境外分布情况,掌握竞争对手的知识产权布局;
g)建立知识产权应急机制,应对突发的知识产权风险,将结果尽快反馈给决策层,并制订或调整相关策略;
h)及时对所处理的知识产权问题进行梳理和总结,不断完善涉外贸易知识产权管理制度。
5.3 资源支撑
5.3.1 应建立信息收集的渠道,对涉外贸易相关的知识产权信息、市场信息、法律信息进行获取、分析和利用。
5.3.2 应对信息进行及时保存更新,确保信息资源的及时性、有效性。
5.3.3 应设置知识产权工作预算,可设置知识产权风险准备金,保障涉外贸易知识产权风险管理体系的正常运转。
6 涉外贸易知识产权风险防范
6.1 产品知识产权风险分析
6.1.1 应对出口产品涉及到的知识产权信息进行检索和分析,明确具有风险的知识产权,及时了解知识产权在目标市场的分布情况、法律状况。
6.1.2 对可能侵犯目标市场知识产权的产品,应对潜在的知识产权权利人进行分析,寻找化解侵权风险的方法措施、渠道。
6.1.3 对涉嫌侵犯的知识产权权利人的国内市场产品进行分析,了解其是否存在侵犯自身知识产权产权或者他人知识产权的情况。
6.1.4 对进出口货物的知识产权状况进行全面的尽职调查和知识产权风险评估,尽量避免知识产权侵权。
6.1.5 对于进口的货物应确保在本国内没有侵犯他人知识产权,对出口的货物应确保在国内和最终到达国没有侵犯该国的知识产权。
6.2 知识产权风险预防
6.2.1 可在目标市场进行知识产权布局,申请专利、注册商标等,谋求获得知识产权保护或者制衡潜在的知识产权风险相对人。
6.2.2 可在目标市场海关进行知识产权备案,谋求获得知识产权海关保护或制衡潜在的知识产权风险相对人。
6.2.3 可主动与潜在的知识产权风险相对人行沟通谈判,取得知识产权许可。
6.2.4 若存在侵犯目标市场专利权的情况下,可主动请求宣告风险专利的专利权无效,或针对风险专利的相关技术申请外围专利以与风险专利的专利权人进行交叉许可谈判,获得风险专利的实施许可。
6.2.5 可通过修改产品技术方案或更换商标标识等措施,避开他人知识产权权利保护范围。
6.2.6 发现有侵犯自身知识产权的企业将会参展,应做好起诉等相关维权措施准备。
6.2.7 可通过组建联盟、加入行业协会等形式与相关的企业和机构共同抵御目标市场的知识产权风险。
7 涉外贸易知识产权纠纷应对
7.1 要求
7.1.1 应根据涉外知识产权产权纠纷的类型、所属地法律积极应对。
7.1.2 应对纠纷进行全面分析,对产生的和潜在的纠纷全面考虑,综合利用自身的资源和外部力量应对涉外知识产权纠纷。
7.2 海关扣押
7.2.1 了解该国知识产权海关扣押的制度与执法程序。
7.2.2 进行涉案货物的知识产权尽职调查,对涉及的知识产权进行全面分析,判断是否侵权。
7.2.3 明确海关行政监管部门是依据权利人申请进行的海关扣押还是依据职权主动扣押,根据实际情况采取相应的应对措施。
7.2.4 应及时配合海关调查,提出不侵权书面意见并附随相关书面证据,包括不侵权理由论述,自身享有知识产权的权属文件、授权文件、不侵权的技术分析等,取得不侵权声明,放行货物。
7.2.5 提交的意见和证据仍被认定侵权扣押时,应及时向法院提起行政诉讼,以寻求法院撤销海关错误的认定。
7.2.6 货物涉嫌侵权的,应积极与权利人协商谈判,谋求许可,放行货物。
7.3 展会知识产权规制
7.3.1 全面收集参展产品的知识产权信息,了解展会举办方的知识产权规则、展会适用的知识产权规制措施和执法案例。
7.3.2 进行涉案产品的知识产权分析,根据分析结论采取相应的应对措施,包括涉嫌侵犯他人知识产权的应对、遭遇他人侵犯自身知识产权的维权应对,可参照SZDB/Z 72 -2013文件“5展会期间的维权措施”作出应对。
7.4 知识产权诉讼
7.4.1 积极应对
7.4.1.1 应积极主动应对诉讼,进行知识产权侵权分析,在应对过程中应谋求通过各种方式获得和解。
7.4.1.2 谈判和解主要通过企业合作、知识产权合作、反诉方式甚至采用拖延时间的方式促成。
7.4.2 法院分析
7.4.2.1 应对涉案纠纷的司法管辖权进行分析,包括地域管辖和级别管辖,对于不具有管辖权的司法机关提出管辖异议。
7.4.2.2 应根据分析明确具有管辖权的法院,并进行相关判例调研,给出诉讼应对策略。
7.4.2.3 应分析审判程序的类型,例如简易程序、一般程序等,根据审判程序的类型进行分析,做出应对。
7.4.2.4 应根据不用国家的民事诉讼特点采取相应的措施,例如对于案件事实争议不大的案件,可申请适用简易判决判定。
7.4.2.5 应注意了该国对于庭前程序规定,例如美国马克曼听证会,对涉案知识产权要求作出解释,对双方主张有争议的部分作出界定。
7.4.2.6 应了解英美法系国家的陪审制度,对引入陪审团进行知识产权审判的有利性进行分析,并作出是否申请的应对措施。
7.4.3 证据搜集
7.4.3.1 结合当地法律和法院通知,明确举证期限,在法定的时间内进行证据搜集,包括不侵权证据、减免责任的证据、反制对方的证据等。
7.4.3.2 应评估胜诉的可能性,以决定是否有条件寻求和解,避免后续大量时间和金钱浪费。
7.4.4 出庭应诉
7.4.4.1 应自行或者委托律师出庭应诉,携带身份证明、授权书和相关证据原件及其副本,以备庭审使用。
7.4.4.2 应加强庭审过程中的证据的保管工作,避免证据被窃取或丢失。
7.4.4.3 应从原告主体资格、诉争权利、证据效力等角度进行法庭抗辩。
7.4.4.4 对于英美法系国家陪审团参与的案件,应积极利用陪审团成员不具备知识产权的专业知识,根据普遍接受的评判标准来进行道德审判的特点庭审进行辩论。
7.5 美国337调查
7.5.1 侵权分析
7.5.1.1 应了解美国337调查的法律制度和执法信息,包括相关的法律法规、程序和案例等。
7.5.1.2 分析涉案专利权利要求的保护范围,结合自己产品的技术特征进行比对,判断是否侵权。
7.5.1.3 对落入对方专利权保护范围的产品,进行全方位检索分析,寻找可破坏其专利性或缩小权利要求的证据。
7.5.2 应对措施
7.5.2.1 应在接到337调查的通知后第一时间对此事的利弊做出正确的权衡,评估案件对自身和同行企业的影响。
7.5.2.2 联合行业内受影响企业共同应对,选择熟悉337调查案件的律师进行应对。
7.5.2.3 在专门人员调查之前,先就企业手中掌握的专利和技术与ITC所调查的专利进行比对,然后对自己的胜诉率进行风险评估。
7.5.2.4 应对设计生产工艺的资料和数据妥善保存,以满足337调查要求被告企业在限定时间内提交充分的资料,特别是与生产工艺有关的资料的要求。
7.5.3 谋求和解
7.5.3.1 应通过各种力量谋求和解,达成和解,签署协议。
7.5.3.2 达成和解的,应要求337调查申请人提交协议申请终止调查程序,在双方当事人同意和解并要求时,国际贸易委员会就签发和解令结案。
7.6 其他
面对标准必要专利纠纷,应有意识地利用该国的知识产权反垄断法律制度进行处理;对方专利涉及国内市场的,必要时在国内提起诉讼,主张对方违反国家关于反垄断的法律规制或违反同为标准组织成员关于知识产权方面的约定。
8 总结和改进
应对涉外贸易中获取的知识产权相关材料进行归整保存,并及时总结经验和教训,加强类似知识产权风险的预见能力,持续改进,提升企业涉外贸易知识产权管理水平。